北京联营商场销售山寨运动鞋被判承担直接侵权责任,4倍高额处罚经行政诉讼维持!

近日,北京木某园商贸有限公司(下称木某园公司)与北京市丰台区市场监督管理局的行政诉讼一案,历经六年,终于尘埃落定。北京市高级人民法院作出终审判决,驳回木某园公司的上诉请求,维持了丰台区市场监督管理局对木某园公司作出的行政处罚:停止侵权行为,并处罚款279万元。

本案认定了专业产品商场方的直接侵权责任,且予以高额罚款,是场地经营方承担场地方责任(landlord liability)的又一典型案件,对于权利人追究场地方侵权责任提供了较好的参考。我所代理第三人株式会社爱世克私参与了行政保护行动,并对后续行政诉讼全程代理。

一、基本案情

木某园公司自2010年起承租了北京市丰台区南苑路某知名商贸中心6、7层,通过招商引入耐克、阿迪达斯等80余个运动品牌经营。2017年3月,木某园公司与北京宏某得商贸有限公司(下称宏某得公司)签订合同,约定双方联营“TIGERSPOOR”品牌鞋,由宏某得公司提供鞋,木某园公司负责统一收银和销售,并从每月销售总额中扣除20%作为管理费用。

2018年初,国家市场监督管理总局发起“打击商标侵权‘溯源’专项行动”。在专项行动中,根据国家市场监督管理总局统一部署,北京市丰台区市场监督管理局以涉嫌侵犯ASICS商标专用权为由,对该知名商贸中心内销售TIGERSPOOR运动鞋的木某园公司进行了行政查处。

山寨TIGERSPOOR店铺及产品照片

根据市场监督管理局查明的事实, 2017年3月1日至2017年8月21日期间,木某园公司共销售上述运动鞋689双,销售金额人民币25万余元;另尚部分库存,总计涉嫌侵权运动鞋的经营额为人民币69万余元。

2018年9月10日,北京市丰台区市场监督管理局作出行政处罚决定,认定木某园公司的上述行为属于销售侵犯注册商标专用商品的行为,责令其立即停止侵权行为,并对其处以罚款人民币279万余元。

2019年,木某园公司不服北京市丰台区市场监督管理局作出的行政处罚决定,向北京知识产权法院提起行政诉讼。2023年,北京知识产权法院一审行政判决驳回了木某园的诉讼请求,维持了北京市丰台区市场监督管理局作出的行政处罚决定。木某园公司不服,向北京市高级人民法院提起上诉。2024年2月,北京市高级人民法院作出终审行政判决,再次驳回木某园的上诉,维持了北京市丰台区市场监督管理局作出的行政处罚决定。

同时,TIGERSPOOR品牌运动鞋的北京总代理商宏某得公司也因向木某园公司及另外其他8个经营主体提供涉案侵权商品,被市场监督管理局处以罚款5587万元。该案也是近二十年来北京工商部门查处的最大一起商标侵权案件,被列为国家知识产权局第一批知识产权行政执法指导案例。

二、案件亮点

1.法院认定TIGERSPOOR鞋上使用的相关标识侵犯权利人注册商标专用权

北京市丰台区市场监督管理局认为,木某园公司销售的涉案商品鞋面上使用的被控侵权标志与ASICS系列注册商标构成近似商标(具体见下图),木某园公司销售涉案商品的行为属于侵犯他人注册商标专用权。木某园主张在35类上注册TIGERSPOOR的标不构成不侵权抗辩理由。

被控侵权标识与ASICS注册商标对比图

经行政诉讼审理,北京知识产权法院、北京市高级人民法院均维持了丰台市监的认定结果。

2.法院认定参与联营的商场经营方属于销售商,构成直接侵权

木某园公司主张其只是场地提供方,不应该承担法律责任,即使要承担责任,也属于为他人提供便利的间接侵权责任。但市场监管部门认为,木某园公司与宏某得公司签订的合同约定,双方合作方式为“联营”,木某园公司在宏某得公司每月销售总额中扣除20%作为木某园公司利润。故此,北京市丰台区市场监督管理局、北京知识产权法院、北京市高级人民法院均认定木某园公司与宏某得公司之间是属于销售涉案商品的联营合作关系,木某园公司虽然名义上是与摊位经营者联营,但实质上直接收取销售货款并抽取销售利润,该种行为属于《商标法》第五十七条第三款的销售侵犯注册商标专用的商品的侵权行为。

3.法院认定对参与联营的商场经营方与供货人分别进行行政处罚,不违反“一事不再罚”原则

木某园公司主张本案已经处罚了供货方和经销商宏某得公司,再对其处罚违反了“一事不再罚”原则。丰台市场监督管理部门认为,供货人宏某得公司供货给木某园公司的行为,以及向其他人销售侵权产品的行为,是基于其独立的法律事实且处罚计算依据系宏某得公司向木某园及其他经销商供货的结算价格,并非针对木某园直接对外经营销售涉案商品的行为,故本案的行政处罚决定并未违反行政处罚程序“一事不再罚”的原则。该认定结果,获得两审法院的认可,对于商标侵权领域中上下游案件的处理,同样具有指导意义。

4.参与联营的商场经营方明知故犯,被处以违法经营额四倍的高额罚款

针对木某园销售“不知道是侵权产品”的抗辩,丰台区市场监督管理局及两审法院均认为,根据被侵权品牌注册商标知名度、木某园公司旗下还经营包括耐克、阿迪达斯等80余个运动品牌的实际情况,认定木某园公司具有不同于普通消费者的认知能力,对购进品牌未尽到相应的审查义务,其实施侵权行为属于明知故犯。

市场监督管理部门根据对全案中已销售的涉案商品价值和未销售的涉案商品价值统计违法经营额,并作为对木某园公司作出行政处罚的罚款基数。根据以上情节及非法经营额,最终市场监督管理部门对木某园公司处以销售额4倍共计279万余元的高额罚款,两审法院对此都予以了支持。

《商标法》第六十条的规定,工商行政管理部门处理时,认定侵权行为成立的,责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具,违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额五倍以下的罚款……对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的,应当从重处罚。

三、总结与分析

本案涉及知识产权侵权关系中,参与联营的商场责任划分认定。

商场与经营者联营的业态,在实务中比较常见。在中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司诉长某珠宝店、福建省某置业有限公司侵害商标权纠纷案,以及衣念(上海)时装贸易有限公司诉上海某投资有限公司等侵害商标权纠纷案等一众案件中,法院会认为商场方承担的仅仅是市场管理者职能,如果“要求其主动审查每一个场内经营者是否存在商标侵权行为,既不现实也不经济”,不应对商场方苛以过高的义务。

但从本案中可以看到,在相关侵权纠纷关系中,对于商场方责任的界定不应一概而论,而应从主、客观方面进行甄别,以查明商场方主观上是否明知,客观上的行为属于单纯的物业管理行为还是与侵权行为利益相关的直接行为。本案的市场监督管理部门在处理涉案侵权行为时,未拘泥于侵权行为表象,而是深入调查商场与经营者“联营”的本质,认真查证涉案产品销售货款收取人、销售单据的出具人及销售利润分配方式,最后根据案件实际情况对参与联营的商场作出了严厉的惩戒,最终获得了两审法院的支持。

同时,本案中关于非法经营额的认定,及对上下游商家分别作出处罚是否构成“一事不再罚”的认定,对于类案同样具有重要的参考意义。

我所代理律师及工作人员在本案中全程参与了全部听证、庭审工作,并为市场监督管理部门和法院查明事实提供大量的资料和支持,获得客户好评。

代理律师

Attorney

罗亚菲 Catherine Law

■ 广东敦和律师事务所

■ 管理合伙人

执业近20年,罗亚菲律师在知识产权领域经验丰富,擅长处理复杂的商标侵权及不正当竞争诉讼与仲裁,受到广大知识产权保护界同行的认可,并被授予许多重要头衔,如:司法部千名涉外律师领军人才库成员、入选世界商标评论的“2022年世界领先的商标专业人士”名录、广东省涉外律师领军人才库成员、广东省涉外知识产权律师库成员、广东省知识产权保护协会专家库专家,广州市律师协会涉外委委员,“一带一路”律师联盟成员。

肖宴明 Jimmy Xiao

■ 广东敦和(上海)律师事务所

■ 高级合伙人

肖宴明律师从事知识产权行业十余年,代理了大量商标申请、授权确权和诉讼案件,多个商标/专利侵权或不正当竞争案件入选省、市或各地人民法院年度知识产权典型案例,擅长为客户提供全面综合的知识产权攻防策略,同时还担任过多家创业公司的法律顾问,在公司治理、企业法律风险防范、合同纠纷等方面具有丰富的经验。

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撰稿|赵晓怡 审核|肖维平

校对|易笑霞 编辑|陈丝华

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